РНВ

Договор на передачу в пользование товарного знака

Здравствуйте.
Мы юр.лицо правообладатели товарного знака. Работаем на ОСНО.
Тов.знак используется только на упаковке, а так по нашему заказу товар производится в др.стране и поступает к нам (мы не производители).
Руководство приняло решение - разрешить своим коллегам (юр.лицу) использовать наш тов.знак. (безвозмездно и на словах) при этом мы не перестаем его использовать.
Скажите, как все это закрепить юридически и можно ли нескольким компаниям использовать один тов.знак?
Заранее благодарю за ответы и приношу свои извинения т.к. с тов.знаком столкнулась впервые.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Татьяна Королева 25 205 баллов, г. Пенза
15 августа 2012 в 12:54
Гражданский кодекс:
Статья 1484. Исключительное право на товарный знак
1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.


Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.
2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием.
Заполняйте путевые листы с указанием маршрута и обязательными реквизитами в специальном сервисе
РНВ (автор вопроса) 282 балла, г. Санкт-Петербург
15 августа 2012 в 13:08
Спасибо.
Правда не очень хорошо поняла все вышесказанное.
Поняла - мы должны заключить лицензионный договор. Но как его заключить если все безвозмездно))) И краем уха слышала что для этого договора необходима гос.регистрация (п. п. 2, 3, 6 ст. 1232, абз. 2 п. 2 ст. 1235, п. 1 ст. 1490 ГК РФ).
.
Татьяна Королева 25 205 баллов, г. Пенза
15 августа 2012 в 13:17
Цитата (РНВ):Спасибо.
Правда не очень хорошо поняла все вышесказанное.
Поняла - мы должны заключить лицензионный договор. Но как его заключить если все безвозмездно))) И краем уха слышала что для этого договора необходима гос.регистрация (п. п. 2, 3, 6 ст. 1232, абз. 2 п. 2 ст. 1235, п. 1 ст. 1490 ГК РФ).
.

Вот Вам содержание тех статей, на которые Вы ссылаетесь, но почему-то не хотите читать их. Ваша статья 1489.
абз. 2 п. 2 ст. 1235
2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.
2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 1489 ГК РФ

Статья 1490. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак
1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=100712 это ссылка на ГК. Почитайте.
РНВ (автор вопроса) 282 балла, г. Санкт-Петербург
15 августа 2012 в 13:21
Татьяна, т.е мы должны регистрировать этот договор в федеральном органе исполнительной власти.
Проверьте коды ОКВЭД у «своего» ИП и его контрагентов
Татьяна Королева 25 205 баллов, г. Пенза
15 августа 2012 в 13:29
Судя по комментарию к статье 1490 Вы правы:
"Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак
В сравнении с действовавшей нормой о регистрации договоров (ст. 27 Закона о товарных знаках) ст. 1490 ГК конкретизирует правила регистрации.
По смыслу п. 1 ст. 1490 ГК государственной регистрации подлежат не только договор об отчуждении исключительного права (в Законе о товарных знаках именуемый договором уступки) и лицензионный договор, но и другие договоры, посредством которых правообладатель распоряжается исключительным правом. К ним можно отнести договор коммерческой концессии, предметом которого является комплекс исключительных прав (ст. 1027); договор залога (п. 3 ст. 1232) и некоторые другие гражданско-правовые сделки.
Правило ст. 1490 конкретизирует предусмотренное ГК общее правило о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в частности, касательно необходимости соблюдения письменной формы договора."
РНВ (автор вопроса) 282 балла, г. Санкт-Петербург
15 августа 2012 в 14:13
С регистрацией договора - понятно.
Хочу вернуться к вопросу о том, что можем ли мы пользоваться товарным знаком одновременно с теми юр.лицами с которыми заключим лицензионный договор.
Татьяна Королева 25 205 баллов, г. Пенза
16 августа 2012 в 15:56
Знаете, в статье 1489я не вижу ограничений на использование тов. знака только теми, кому переданы неисключительные лицензии.
Вот выдержка из комментария к этой статье, подтверждающая моё предположение:
Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, М.М.  Богуславского, А.Г. Светланова). - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2011 г.
"К особенностям защиты прав лицензиата при нарушении третьими лицами исключительного права (в случае исключительной лицензии) ГК относит возможность использования способов, вытекающих из правил ст. 1250, 1252, 1253. Следует понимать, что при исключительной лицензии лицензиар вправе самолично не использовать свой товарный знак. Вместе с тем по общему правилу при нарушении исключительных прав лицензиар участвует в судебных спорах. Строго говоря, лицензиат не является обладателем исключительных прав. Однако ГК предусматривает для него возможность в случае исключительной лицензии защищать свои права. При этом "объем защиты прав пользователя исключительными правами (лицензиата) не может быть выше объема защиты прав правообладателя"*(298)."

Я так думаю, что если есть право не использовать, то есть и право использовать.
Вот ещё комментарий к этой статье:
Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
1. Обладатель исключительного права на товарный знак может предоставить право на его использование другим лицам. Для этого заключается особый договор, который получил название "лицензионный". Такой договор может быть заключен в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Заключен он может быть только с юридическими лицами или физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Сторонами такого договора являются лицензиар - лицо, выдающее разрешение на использование товарного знака, и лицензиат - лицо, которому такое право предоставлено. В таком договоре может оговариваться территория использования товарного знака в предпринимательской деятельности, т.е. для систематического получения прибыли.
Выделяют следующие виды лицензий, другими словами, разрешений на использование товарного знака, выдаваемых правообладателем:
а) исключительные и неисключительные. В первом случае лицензиат получает исключительное право на использование товарного знака. Во втором случае право на использование товарного знака имеют как лицензиар, так и лицензиат. При этом лицензиар может заключать лицензионные договоры и с другими лицами;
б) полные и частичные. При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется всем товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Частичными считаются лицензии, когда право на использование товарного знака дается только на использование части товаров, на которые он зарегистрирован.
2. В коммент. ст. особо подчеркивается, что лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Ответственность лицензиара и лицензиата за качество товаров, изготовляемых лицензиатом, является солидарной. Это значит, что каждый из солидарных должников (в данном случае лицензиар и лицензиат) обязан по требованию потерпевшей стороны возместить убытки в полном объеме.
Отдельно следует сказать о договоре коммерческой концессии, который также предполагает передачу права использования товарного знака другим лицам. Этот договор отличается от других лицензионных договоров прежде всего тем, что отношения между сторонами носят более детализированный характер.
По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.
Стороны договора коммерческой концессии - это правообладатель (лицо, предоставляющее право использования своих средств индивидуализации и ноу-хау) и пользователь (лицо, которому эти права предоставляются).
Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК РФ).
Предметом договора коммерческой концессии является комплекс исключительных прав на фирменное наименование и (или) на товарный знак и коммерческую информацию, включающую опыт организации соответствующей предпринимательской деятельности.
Договор коммерческой концессии должен быть заключен в простой письменной форме, несоблюдение которой ведет к его недействительности (п. 1 ст. 1028 ГК РФ). Этот договор подлежит государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предприятия, выступающего по договору в качестве правообладателя.
Обязательным условием договора коммерческой концессии является вознаграждение, выплачиваемое пользователем правообладателю. Статья 1030 ГК РФ дает примерный перечень форм таких выплат, среди которых упоминаются фиксированные разовые или периодические платежи, отчисления от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи. Однако на практике вознаграждение правообладателю обычно состоит из двух частей: платы за присоединение к фирменной сети правообладателя и последующих периодических платежей, определяемых в твердых суммах либо в процентах от выручки.
3. В п. 3 коммент. ст. установлено, что если составной частью товарного знака является неохраняемое наименование места происхождения товара (см. коммент. к п. 7 ст. 1483 ГК РФ), то для того чтобы передать права на использование такого знака, правообладатель должен сначала получить исключительное право на наименование места происхождения товара, а затем передать его приобретателю.

Это из Гаранта комментарииГаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. - "Проспект", 2009 г.
Рассчитывайте зарплату и пособия по новым правилам